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TIPO審查基準修正專題/台灣2019年版「發明單一性」審查基準修正簡介

【李秉燊/美國杜克大學法學院訪問學者】

智慧財產局(TIPO)已於2019年1月1日修正新版發明單一性審查基準(2019年版發明單一性審查基準),並於5月間分別在北、中、南辦理多場宣導說明會,本次修正主要包含「調整發明單一性之判斷」和「明確最小審查對象」兩大項。

新版發明單一性之判斷,包括以下步驟:(1)先判斷各獨立項間是否明顯不具單一性、(2)非明顯不具單一性時,原則上對請求項1進行檢索,判斷是否具有特別技術特徵、(3)依據特別技術特徵判斷各獨立項間是否均具有相同或對應技術特徵。

什麼是「發明單一性」?

每一申請專利之發明應各別提出申請,但二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請,以達(1)有利TIPO進行分類、檢索與審查、(2)申請案公開或公告後,公眾易於對資料進行查詢與利用、(3)確保審查負擔、效率與申請人權益的衡平和(4)維持各申請案收費之間的公平性與合理性等目的,此稱為「發明單一性」。

專利法所稱二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」,是指二個以上之發明於技術上相互關聯,即請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或對應的特別技術特徵。

而「特別技術特徵」(special technical feature,STF)則是為了審查發明單一性所提出的概念,指申請專利之發明整體(as a whole)對於先前技術有所貢獻之有所貢獻之技術特徵,亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵;原則上,應經檢索先前技術比對後予以確認。當依附於同一獨立項之各附屬項包含該獨立項所有的技術特徵時,若獨立項具有特別技術特徵,則其附屬項亦具有該特別技術特徵,獨立項與附屬項間必然具有相同之特別技術特徵。若獨立項間具有相同或對應之特別技術特徵,則依附於不同獨立項之各附屬項亦具有該特別技術特徵,該等獨立項與附屬項間均具有相同或對應之特別技術特徵。

為什麼要修正?

據2013年版發明單一性審查基準規定,一專利申請案如經過審查官檢索,得到引證案X可證明請求項1不具新穎性或進步性,則審查官得停止對其他請求項檢索。然而,當請求項1不具新穎性或進步性,亦即請求項1沒有特別技術特徵時,附屬項與獨立項間不可能具有相同或相對應之特別技術特徵,亦即不具發明單一性,而審查意見通知很有可能僅以請求項1為審查對象,此種作法是否重複利用審查資源及阻礙當事人儘早獲知審查意見的期待?因此在TIPO審查實務於2016年起已要求若申請案不具單一性時,審查意見通知應至少就一請求項群組進行檢索並逐項論述准、駁理由。本次修正即在檢視基準與實務作業落差,以期能一致、明確單一性判斷方法與對審查對象的決定。

判斷步驟修正

2019年新版發明單一性之判斷,包括以下步驟:

1.判斷各獨立項所載之發明間是否「明顯不具發明單一性」、

2.若各獨立項所載之發明間非明顯不具發明單一性時,審查官應檢索該申請案先前技術,以判斷請求項1之發明是否具有特別技術特徵。若請求項1之發明不具特別技術特徵,則各獨立項之發明間即無相同或對應之特別技術特徵,而申請案也不具發明單一性。

3.若請求項1之發明具有特別技術特徵,則進一步判斷其他獨立項之發明是否均具有該特別技術特徵或與該特別技術特徵對應之特別技術特徵。如果結果是「有」,則該其他獨立項之發明與請求項1之發明間具有相同或對應之特別技術特徵,從而判定申請案具有發明單一性;如果結果是「沒有」,亦即其他任一獨立項之發明欠缺與請求項1之特別技術特徵相同或對應之技術特徵,則申請案便不具發明單一性。

請參考圖1。

2019 07 16

詳細內容請見《北美智權報》240期。
以上文章轉載自聯合新聞網(原始網址)https://udn.com/news/story/6871/3924438