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TIPO審查基準修正專題/台灣2019年版「發明單一性」審查基準修正簡介

【李秉燊/美國杜克大學法學院訪問學者】

智慧財產局(TIPO)已於2019年1月1日修正新版發明單一性審查基準(2019年版發明單一性審查基準),並於5月間分別在北、中、南辦理多場宣導說明會,本次修正主要包含「調整發明單一性之判斷」和「明確最小審查對象」兩大項。

新版發明單一性之判斷,包括以下步驟:(1)先判斷各獨立項間是否明顯不具單一性、(2)非明顯不具單一性時,原則上對請求項1進行檢索,判斷是否具有特別技術特徵、(3)依據特別技術特徵判斷各獨立項間是否均具有相同或對應技術特徵。

什麼是「發明單一性」?

每一申請專利之發明應各別提出申請,但二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請,以達(1)有利TIPO進行分類、檢索與審查、(2)申請案公開或公告後,公眾易於對資料進行查詢與利用、(3)確保審查負擔、效率與申請人權益的衡平和(4)維持各申請案收費之間的公平性與合理性等目的,此稱為「發明單一性」。

專利法所稱二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」,是指二個以上之發明於技術上相互關聯,即請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或對應的特別技術特徵。

而「特別技術特徵」(special technical feature,STF)則是為了審查發明單一性所提出的概念,指申請專利之發明整體(as a whole)對於先前技術有所貢獻之有所貢獻之技術特徵,亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵;原則上,應經檢索先前技術比對後予以確認。當依附於同一獨立項之各附屬項包含該獨立項所有的技術特徵時,若獨立項具有特別技術特徵,則其附屬項亦具有該特別技術特徵,獨立項與附屬項間必然具有相同之特別技術特徵。若獨立項間具有相同或對應之特別技術特徵,則依附於不同獨立項之各附屬項亦具有該特別技術特徵,該等獨立項與附屬項間均具有相同或對應之特別技術特徵。

為什麼要修正?

據2013年版發明單一性審查基準規定,一專利申請案如經過審查官檢索,得到引證案X可證明請求項1不具新穎性或進步性,則審查官得停止對其他請求項檢索。然而,當請求項1不具新穎性或進步性,亦即請求項1沒有特別技術特徵時,附屬項與獨立項間不可能具有相同或相對應之特別技術特徵,亦即不具發明單一性,而審查意見通知很有可能僅以請求項1為審查對象,此種作法是否重複利用審查資源及阻礙當事人儘早獲知審查意見的期待?因此在TIPO審查實務於2016年起已要求若申請案不具單一性時,審查意見通知應至少就一請求項群組進行檢索並逐項論述准、駁理由。本次修正即在檢視基準與實務作業落差,以期能一致、明確單一性判斷方法與對審查對象的決定。

判斷步驟修正

2019年新版發明單一性之判斷,包括以下步驟:

1.判斷各獨立項所載之發明間是否「明顯不具發明單一性」、

2.若各獨立項所載之發明間非明顯不具發明單一性時,審查官應檢索該申請案先前技術,以判斷請求項1之發明是否具有特別技術特徵。若請求項1之發明不具特別技術特徵,則各獨立項之發明間即無相同或對應之特別技術特徵,而申請案也不具發明單一性。

3.若請求項1之發明具有特別技術特徵,則進一步判斷其他獨立項之發明是否均具有該特別技術特徵或與該特別技術特徵對應之特別技術特徵。如果結果是「有」,則該其他獨立項之發明與請求項1之發明間具有相同或對應之特別技術特徵,從而判定申請案具有發明單一性;如果結果是「沒有」,亦即其他任一獨立項之發明欠缺與請求項1之特別技術特徵相同或對應之技術特徵,則申請案便不具發明單一性。

請參考圖1。

2019 07 16

詳細內容請見《北美智權報》240期。
以上文章轉載自聯合新聞網(原始網址)https://udn.com/news/story/6871/3924438

2019-07-12 11:02北美智權報

【陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】 專利法授予權利人排除他人實施其發明之權利,但是此排他權有其限制,例如「先使用權」,就是「專利權效力所不及之」一種類型,意在保障早於系爭專利申請前之技術實施者,得以繼續利用其技術的權利,目的是用來彌補「先申請主義」之缺陷。在2013年專利法之修法理由中,並未正面闡述「原有事業目的範圍」的定義。若從司法實務的經驗,或許可幫助思考「原有事業目的範圍」之定義。

現行專利法「先使用權」條款,源自於2011年專利法修正案,其於2013年1月1日施行。專利法第59條第1項第3款規定「發明專利權之效力,不及於下列各款情事: ... 三、申請前已在國內實施,或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿六個月,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限」。

「先使用權」有其限制範圍,即專利法第59條第2項規定「前項第三款 ... 之實施人,限於在其原有事業目的範圍內繼續利用」。此制度在商標法亦存在,讓善意先使用商標者繼續於其原有商品或服務範圍內使用商標。

而專利法第59條第2項之「原有事業目的範圍」中的「目的範圍」,則是為2011年修法所新增。此修正是為了擴大利用之範圍。修法理由批評當時專利法施行細則第38條將「原有事業」限制在「專利申請前之事業規模」,而認為應無實施規模或事業規模的限制,因此用「原有事業目的範圍」取代之,讓利用範圍類似於日本、德國、和歐盟的規範。

閱讀全文:談專利法之先使用權概念中的「原有事業目的範圍」

2019-05-24 02:43經濟日報 記者翁至威/台北報導

所得稅結算申報期間進入倒數計時,財政部南區國稅局提醒,個人出售專利權,在報稅時記得申報財產交易所得,即使約定分年收取價金,仍應在專利權讓與登記年度申報,以免被稽徵機關查獲,遭補稅處罰。

南區國稅局近期接獲民眾詢問,出售專利權給某公司,並在2018年2月1日與該公司簽訂專利權讓與契約書,同時辦理讓與登記,約定價金為400萬元,但未保存成本及費用相關證明文件。

國稅局官員對此回應,個人出售專利權屬「財產交易」,應在專利權讓與登記年度,以交易時的成交價額減除原始取得成本及必要費用後餘額,列報財產交易所得。

如果納稅義務人無法提出成本及費用證明文件時,可依收入30%計算成本及必要費用。

以上文章出自經濟日報網站https://money.udn.com/money/story/11994/3831101

亞洲指標性發明盛會「2019年臺灣創新技術博覽會」,將於9月26日至28日在臺北世貿一館盛大展出,業者及發明人可儘早報名,把握開拓市場的最佳機會。

「臺灣創新技術博覽會」原為「臺北國際發明暨技術交易展」,是由經濟部、國防部、教育部、科技部、農委會及國發會聯合主辦,外貿協會及工研院共同執行。

外貿協會表示,「發明競賽區」將展出國內外創研專利成果,於展覽期間辦理優秀作品評選,並頒發最高榮譽「鉑金獎」。展後發行「鉑金獎得獎作品專刊」,發送予潛在買主及國內外創投公協會,以促進技術交易機會。

「專利商品區」廣邀博覽會歷屆得獎專利作品,提供現場體驗及近距離解說的機會,現場開放展售,藉由展覽平台提高商品能見度及爭取拓銷機會。「周邊服務區」則提供廠商及發明人關於專利商標、包裝設計等專業諮詢,以提升商品價值。

「未來科技」、「創新發明」及「永續發展」三大主題館,展示各部會研發成果。另邀請海外知名研發單位來臺,與國人進行技術交流,強化國際鏈結,促進產業合作。

本屆博覽會首度與「臺灣國際水周」及「臺灣國際循環經濟展」同期展出,可發揮跨域加乘效應,拓展多元合作網絡及技術加值商機。展覽期間將舉辦國際性論壇、技術商談會、技術經驗交流分享會等,期望透過密集多元交流活動,將發明、創新及投資三者結合,促進國際間技術交易、專利移轉、商標授權等投資商機。更多訊息請至網站(www.inventaipei.com.tw)查詢。 以上文章轉載自中時電子報 工商時報【文╱陳宗慶】

作者 芋傳媒 發表時間 2019-03-27 13:19

立法院經濟委員會今天初審通過專利法部分條文修正草案;設計專利權期限由 12 年延長為 15 年,加強保護產業創新成果。

立法院經濟委員會今天審查專利法部分條文修正草案。

根據行政院的提案說明,這次修法有 7 大重點,包括「擴大核准審定後申請分割的適用範圍及期限」,也「提升舉發審查效能」,例如修正舉發人得補提舉發理由或證據的期限,從 1 個月延長至 3 個月,逾期提出者即不予審酌等。

這次修法「限制新型專利得申請更正的期間並改採實體審查」,即修正新型專利得申請更正的時間點,為該新型專利有舉發案件審理中、申請新型專利技術報告受理中或訴訟案件繫屬中,並將新型專利更正案的審查,改採實體審查。

提案說明指出,為因應外界對延長設計專利權期限的建議,因此參考設計專利保護期限的國際立法例,工業設計海牙協定及美國等 92 國的設計專利權期限為 15 年,日本及韓國為 20 年,歐盟為 25 年,因此這次修法,將設計專利保護期限由現行的 12 年延長為 15 年。

初審通過的草案條文規定,為解決專利檔案儲存空間不足,將現行專利檔案的申請書件、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及圖說應永久保存的規定,修正為經專利專責機關認定具保存價值者始永久保存,其餘採定期保存,並依類型明定保存年限。

另外,現行專利法僅有發明專利申請案,可在初審核准審定書送達後 30 日內申請分割,初審通過的草案條文放寬期限,發明專利申請案可在初審核准審定書或再審查核准審定書送達後 3 個月內申請分割,並將新型專利也納入申請分割的適用範圍。

經在場立委及官員討論後完成初審;經濟委員會召委、民進黨立委賴瑞隆裁示,全案審查完竣,不須交由黨團協商。

(新聞資料來源 : 中央社) 以上文章轉載自:芋傳媒 Taro News https://taronews.tw/2019/03/27/292659/